La compañía Alhambra Valparaíso registró en 2007 el dominio web “mezquitadecordoba.org”, siendo titular del mismo desde dicha fecha. En dicha página web, la compañía oferta y publicita la contratación diversos servicios turísticos entre los que destaca la realización de visitas guiadas a la Mezquita de Córdoba. Del mismo modo, el Cabildo de Córdoba es titular, desde el año 2012, de la marca “Mezquita de Córdoba” y, desde 2005, de diversos dominios web como, por ejemplo, “catedraldecordoba.com” o “mezquitacatedraldecordoba.com”.
Con ocasión de la posible existencia de confusión en terceros interesados, el Cabildo presentó una reclamación a través del procedimiento habilitado por la OMPI relativo a la existencia de conflictos entre nombres de dominio web y derechos de marca. Dicho organismo apreció la existencia de una infracción del derecho de marca, habiéndose hecho uso de esta con mala fe y con fines comerciales.
Habida cuenta de la resolución de la OMPI, la entidad interpuso demanda en la que solicitaba que el Juzgado declarase que el uso del dominio web no constituía una violación del derecho de la marca registrada por el Cabildo después del registro del dominio, siendo, en consecuencia, ajustado a derecho el registro del dominio web y la utilización en exclusiva del mismo, sin que fuera necesaria la cesión por parte del Cabildo.
El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda al entender que la marca era renombrada, de modo que el registro del dominio suponía “un aprovechamiento indebido de la reputación obtenida por la marca”, creándose una falsa apariencia ante terceros de que los servicios que la entidad comercializaba a través de su página web tenían vinculación con el Cabildo o con la Mezquita.
Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, siendo desestimado el mismo por la Audiencia Provincial, que declaró que, si bien la marca no debía ser considerada renombrada (en este sentido, lo que era renombrado era la propia Mezquita, pero no la marca registrada por el Cabildo), su ius prohibendi “alcanza incluso a signos como los nombres de dominio obtenidos con anterioridad a la concesión de la marca”. Adicionalmente, se indica que el registro del dominio hacía referencia exclusivamente al término “mezquitadecordoba”, idéntico a la denominación del monumento, sin que fuera matizado y sin añadir signo alguno relativo a la actividad de la compañía, lo que permitía deducir que existía una intención de atraer a clientes mediante el uso de dicha denominación.
Ante dicha resolución, la entidad tomó la decisión de interponer recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El Tribunal Supremo ha declarado que en la Ley de Marcas no existe ninguna limitación “consistente en que el titular de la marca haya de tolerar la existencia de nombres de dominio confusorios que hayan sido registrados con anterioridad”. De acuerdo con lo dispuesto en esta normativa, “la «anterioridad» al registro de la marca solo permitiría a la demandante excluir el ius prohibendi de dicha marca si hubiera sido titular de un rótulo de establecimiento”, pero no en este caso. Así, la titularidad de un nombre de dominio anterior no supone un límite para el ejercicio del ius prohibendi del derecho de marca.
En relación con la posible confusión, afirma el Tribunal Supremo que la compañía usó como nombre de dominio un signo prácticamente idéntico al de la marca; así como que los servicios ofertados en la web tienen una estrecha relación con los que el Cabildo oferta bajo su marca. Por todo ello se declara que existe “riesgo de confusión o, cuanto menos, de asociación, porque el público puede creer que los servicios ofertados en la web son prestados por el titular de la marca o por una empresa vinculada con este”. Adicionalmente, usar el término “.org” o advertir en la propia página web de que no nos encontramos ante el sitio oficial de la Mezquita hace más evidente esta posible confusión, sin que dichas advertencias reduzcan el riesgo.
Puede acceder a la resolución del Alto Tribunal aquí.
